案例六 “工艺摆件（兔爷）”外观设计专利侵权纠纷

一、《北京市知识产权局专利侵权纠纷处理决定书》

2014年7月15日，请求人A公司就其“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利与被请求人王 ××专利侵权纠纷，向本局提出处理请求。本局于2014年7月16日受理后，依据《专利行政执法办法》组成合议组，并于2014年7月16日向被请求人王 ××发出答辩通知书及请求书副本，被请求人于2014年7月21日提交答辩书。2014年8月7日，本局对本案双方当事人发出口头审理通知书，于2014年8月15日，对本案进行了口头审理，请求人的委托代理人参加了口头审理，被请求人缺席口头审理。现本案已审结。

请求人称：

我公司是“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利的专利权人，该专利至今有效。2014年6月27日，我公司工作人员在位于北京市西城区前门大栅栏步行街的王××个体经营者处购得其出售的与本公司外观设计专利相同的工艺摆件兔爷一件，由于我公司所生产产品在作品底处扣有编码，用于区分不同制作师的作品，因此王 ××销售的产品非我公司制作。王 ××个体经营者销售工艺摆件兔爷的行为侵犯了我公司“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利权。请求北京市知识产权局查明侵权事实、依法做出处理，责令被请求人立即停止不法侵害行为，并对侵权损害赔偿数额进行调解。

被请求人称：

A公司借助传统民间工艺老北京兔爷的深厚文化底蕴，并抄袭了经典网络游戏中的兔爷形象，取得了外观设计专利权。作为公民应当对这种不当得利行为向国家知识产权局专利复审委会提出专利权无效宣告请求，但因时间有限也不想与其产生过多交集，故放弃上述权利。愿将与请求人外观设计专利相同的产品在本人商铺做撤架处理。

经审理查明：

请求人A公司是“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利的专利权人，该专利至今有效。该外观设计专利公告中印有主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图、立体图及简要说明。视图显示：“工艺摆件（兔爷）”造型主体为兔爷呈作揖状，由上部头和下部身构成。头顶有带弹簧的双耳及带卷边的披头，眼、鼻、嘴等构成面部图案，身上部为双袖带有图案及手捧物，下部为海纹裙摆。简要说明强调：外观设计的设计要点在于外观设计的形状、图案及其结合，最能表明其设计要点的图片为主视图。

2014年6月27日，请求人在位于北京市西城区前门大栅栏步行街的被请求人处购得工艺摆件兔爷一件。该工艺摆件兔爷造型主体为兔爷呈作揖状，由上部头和下部身构成。头顶有带弹簧的双耳及带卷边的披头，眼、鼻、嘴等构成面部图案，身上部为双袖带有图案及手捧物，下部为海纹裙摆。

以上事实有外观设计专利公告文本、国家知识产权局专利收费收据、购买的工艺摆件兔爷实物、购买开具的销售收据在案佐证。

本局认为：

一、被请求人王 ××个体经营者销售的工艺摆件兔爷与涉案专利外观设计产品属于相同种类产品。

二、《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。将被请求人的工艺摆件兔爷被控侵权产品的外观设计与请求人的涉案专利外观设计对比，设计特征的差别在于：身上部，双袖上的图案不同；手捧物，涉案专利外观设计为手套筒上有图案为“福”字，被控侵权产品外观设计为元宝上有图案为“寿”字。根据整体观察，综合判断的原则，上述差别应属于一般消费者难以注意到的微小差异，应当认定二者无显著区别，属于相近似，即被控侵权产品落入涉案专利的保护范围。

三、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”请求人A公司是“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利权人，该外观设计专利处于合法、有效状态，请求人A公司有权禁止他人在未经许可的情况下实施其外观设计专利。

综上，被请求人王 ××个体经营者未经专利权人A公司许可为生产经营目的制造、销售与涉案外观设计专利相近似的工艺摆件兔爷，侵犯了请求人A公司的专利权。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款，决定如下：

责令王 ××立即停止制造、销售落入“工艺摆件（兔爷）”（专利号：ZL201230324096.9）外观设计专利权保护范围内的工艺摆件兔爷。

当事人如不服本决定，可自收到处理决定书之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向北京市第二中级人民法院起诉。

合议组：

北京市知识产权局

2014年11月15日

二、本案解析

（一）本案中专利行政执法机关没有对申请人的专利权有效性进行审查是正确的

《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”第四十五条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”据此，如果被申请人认为请求人的外观设计专利权无效，其可以向专利复审委员会请求宣告其无效。在其未被宣告无效的情况下，未经专利权人许可，都不得实施该专利。在专利权人提出请求的情况下，专利行政执法机关就应该遵照《专利法》《专利法实施细则》及《专利行政执法办法》等规定进行查处，而没有责任和权力对该涉案专利是否有效进行审查。因此专利行政执法机关没有对涉案专利是否有效进行审查是正确的。

（二）尽管被请求人勉强模糊承认侵犯了请求人的专利权，专利行政机关仍应该对是否侵犯了专利权进行审查

根据《专利法》第六十条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。因此，根据专利权人的请求，对涉嫌侵犯专利权的行为进行依法查处是专利行政执法机关的职权职责。如果因为被请求人承认侵权而对是否构成侵权不再进行判定，由于是否构成专利侵权判定的专业性，被请求人很可能产生认识错误而导致自认。这时执法机关不再进行严格判定而直接以被请求人的自认作出禁止侵权禁令，很可能就会冤枉被请求人。另一方面，就算被请求人的自认是正确的，一旦其对自认反悔，则仅仅建立在其自认基础上的处理决定就会失去成立的前提和基础。因此，在被请求人自认侵权的情况下，专利行政执法机关仍然进行了严谨的侵权判定，是尽责合法的，是应该被提倡发扬的。

（三）关于侵犯外观设计专利权的判定

《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第八条、第九条、第十条、第十条、第十一条进一步解释了如何判定是否侵犯了外观设计专利权。据此规定及解释，虽然是否构成外观设计专利权侵权是通过对被控产品与涉案专利外观设计从整体视觉效果进行综合判断的，但同时也规定了严格的判断前提、判断标准、判断要素和判断方法。结合本案分述如下。

第一，只有用途相同或者相似的产品才可能构成外观设计专利侵权。如果用途不相同或者不相似就没有必要进行外观设计侵权判断。本案中，被控产品和外观设计专利产品都为“工艺摆件”而且都为“兔爷”，属于相同用途的产品，可能构成外观设计专利侵权，因此有必要进行进一步的判断。

第二，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。本案中的涉案产品和外观设计产品都为普通工艺摆件，其一般消费者（销售对象）主要是普通游客，普通游客是不会在意二者的细微差别的，因此该案判断是否整体相同或者相似时，应当忽略二者之间的细微差别。该案正是准确把握住了这一判断标准。

第三，对判断要素即设计特征进行综合判断。要对判断要素即设计特征进行综合判断，首先要确定被控产品与涉案外观设计各自有哪些设计特征，再对这些设计特征进行一一比对，看哪些设计特征是相同的，哪些是相似的，哪些既不相同也不相似，不相同也不相似的设计特征对整体视觉效果影响的大小，然后在此基础上得出，是否在整体视觉效果上相同或者相似。这样就尽可能地避免了判断的主观性和任意性。本案中，对于一个本身就极其相似，而且被请求人自己都承认的并不很值钱的工艺摆件，仍然按照规定的判断前提、判断标准、判断要素和判断方法进行了严格判断，是难能可贵的。体现了执法者的专业素养和法治精神，特别值得发扬和学习。

（四）在被请求人承诺要在其店面下架被控产品时还应该做出禁止侵权决定

《专利行政执法办法》（2011年12月17日）第十三条规定：“除当事人达成调解、和解协议，或者请求人撤回请求之外，管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷应当制作处理决定书，写明以下内容：（一）当事人的名称或姓名、地址；（二）当事人陈述的事实和理由；（三）认定侵权行为是否成立的理由和依据；（四）处理决定，认定侵权行为成立的，应当明确写明责令被请求人立即停止的侵权行为的类型、对象和范围；认定侵权行为不成立的，应当驳回请求人的请求；（五）不服处理决定提起行政诉讼的途径和期限。处理决定书应当由案件承办人员署名，并加盖管理专利工作的部门的公章”。据此，如果当事人之间未达成和解、调解协议，请求人也未撤回请求，执法机关就应该根据该规定作出书面处理决定。如果没有做出处理决定，被请求人不履行其承诺时，对其不诚信行为请求人只有向法院起诉要求其履行承诺，但没有可以申请法院强制执行的直接依据。

（五）对请求人提出的赔偿请求的处理

根据《专利法》（2008年）第六十条的规定，进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。据此，在一方当事人向专利行政执法机关就侵犯专利权赔偿数额提出调解请求，双方当事人同意的情况下，执法行政机关应当按照《专利行政执法办法》的规定进行调解，一方不愿调解或者调解不成时，应当告知当事人向法院提起民事诉讼，而不应该在专利侵权纠纷行政处理中就赔偿数额进行处理。该案没有就赔偿进行处理是正确的。

三、本案点评

本案对在专利侵权纠纷行政处理中，执法机关该做什么不该做什么把握得非常精准。该做的做，不该做的不做，特别是在如何认定外观设计专利侵权方面，具有很好的示范作用。是一个难得的优秀案例。